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Nell’ambito del diritto cosiddetto industriale (ossia quella branca del diritto che studia i fenomeni dei marchi d’impresa, dei brevetti e del diritto d’autore), è spesso oggetto di dibattito il fenomeno dei cosiddetti marchi notori o di rinomanza.
Lasciando per ora da parte la discussione sulla correttezza lessicale dei termini “notorio” piuttosto che “di rinomanza”, usati dal legislatore Europeo e da quello nazionale Italiano, interessa qui esaminare un interessante parametro di valutazione fornito dalle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Notoriamente i marchi vengono registrati presso i competenti organi (nazionali, europei ed internazionali) secondo la cosiddetta classificazione di Nizza, ossia vengono “protetti” in base a classi merceologiche determinate (che spaziano dai prodotti ai servizi, dall’alimentare all’elettronico, alla meccanica e così via).
Ciascun marchio ha diritto alla tutela da contraffazioni se dette contraffazioni concernono la medesima tipologia di prodotti.
Questo è il principio generale.
Tuttavia, a mente l’articolo 9 n. 1 lettera c) del regolamento del consiglio della Comunità 20.12.1993 n. 40/94, Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo di utilizzo, che consente a vietare a terzi di usare in commercio “un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella comunità e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi”.
Si dibatte dunque in giurisprudenza quale livello di notorietà il marchio debba aver raggiunto, e con quale estensione territoriale, affinchè possa aver diritto alla ampia tutela (cosiddetta extramerceologica) di cui alla norma in esame, norma peraltro trasportata parimenti nel Codice della proprietà industriale vigente nel nostro paese.
Utile in proposito appare la sentenza della Corte di Giustizia CE resa dalla sezione II il 6 ottobre 2009 nella causa C-301/07.
In questa decisione, la Corte ha fornito agli operatori due interessanti parametri di riferimento.
Il primo, secondo il quale è rigorosamente compito di chi sostiene che il proprio marchio abbia raggiunto la “notorietà” dimostrare sia la sussistenza di questa notorietà sia la relativa estensione territoriale.
Il secondo è dato dal fatto che sono richiesti:
- un livello di notorietà tale per cui il marchio”è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio”
- una rinomanza che sia estesa su una parte consistente del territorio dell’Unione Europea.
Nello specifico, la Corte ha ritenuto che:
- occorre verificare la quota di mercato rappresentata dai prodotti commercializzati con il marchio di cui si richiede la protezione, l’ammontare degli investimenti pubblicitari a supporto, la durata e l’intensità dell’uso fattone dal titolare
- occorre che il marchio sia notorio in almeno uno dei paesi aderenti all’unione.
In particolare, in merito alle campagne pubblicitarie, il Tribunale di Primo grado della Comunità Europee, nella causa T-477/04 del 6 febbraio 2007 ha ritenuto che sia “- di particolare rilevanza il fatto che essa (la titolare del marchio notorio ndr) avesse sponsorizzato, utilizzando i propri marchi, cinque importanti tournée o eventi musicali europei, tutti i campionati mondiali di atletica a partire dal 1983, nonché in diversi momenti varie équipes sportive, per esempio squadre di calcio italiane (AC Milan), olandesi (Ajax Amsterdam) e britanniche (Crystal Palace).”
Non va tralasciato comunque l’esame degli ulteriori elementi richiesti dalla norma al fine di considerare illecito l’uso del marchio simile che altri faccia, rispetto al marchio notorio, in una categoria merceologica per la quale il marchio notorio è stato registrato.
Occorre in particolare che dall’uso in questione si tragga indebito vantaggio proprio dalla notorietà del marchio altrui notorio.
Si tratta del cosiddetto “effetto rimorchio”, ossia lo sfruttamento della notorietà del marchio altrui per catturare l’attenzione del pubblico dei consumatori su un determinato prodotto.
Sono infatti illeciti gli utilizzi del marchio altrui pur in categorie non previste nella registrazione del marchio quando, mediante l’uso di un marchio simile, un imprenditore miri a sviare e ingannare la clientela facendo credere, o comunque ingenerando la convinzione, che anche il nuovo marchio sia in qualche modo collegato con quello notorio, al punto che i consumatori possano giungere a ritenere che il nuovo prodotto sia in qualche modo ascrivibile alla catena imprenditoriale del proprietario del marchio notorio. (T. Venezia, 10-04-2006. in Giur. dir. ind., 2006, 742 e A. Milano, 19-03-2005 in Giur. dir. ind., 2005, 786. Vedasi sub 3.3).
Si veda altresì una recente pronuncia del Tribunale di Bari, depositata il 13-04-2010, con cui si è arrivati riconoscere la grande rinomanza del marchio “46” associato al personaggio di Valentino Rossi.
Sebbene il marchio si traduca in un semplice numero, esso gode di grande rinomanza in funzione della popolarità che il noto personaggio ne fa, non solo come numero di gara, ma altresì nell’ambito delle varie campagne pubblicitarie di cui il motociclista è spesso protagonista. Il sig. Rossi, infatti, è titolare di due marchi registrati “46” e “Vale 46” e proprio per la tutela della loro anzi ed integrità aveva fatto ricorso al Tribunale pugliese, per veder dichiarata la nullità di due marchi – “J Fortysix 46” e “Jonk 46”, utilizzati per contraddistinguere prodotti appartenenti alle medesime categorie merceologiche (abbigliamento, calzature, etc.) per cui è registrato il noto marchio.
Il Giudice ha accolto la domanda del motociclista, ritenendo che gli elementi di identità e somiglianza tra i marchi fossero tali da determinare un rischio di confusione per il pubblico, portato ad associare i marchi in questione, con ciò determinando un indebito “effetto rimorchio” ai danni del marchio notorio di Rossi.
La giurisprudenza si è spinta anche oltre, sostenendo che il richiamo al marchio notorio costituisce di per sé contraffazione essendo sufficiente a tal fine che il consumatore percepisca il secondo segno come imitativo del marchio stesso, anche senza che si generi confusione sull’origine del prodotto, giacché in tal modo l’imitatore si avvantaggia della notorietà e del potere attrattivo del marchio notorio, con conseguente pregiudizio del legittimo utilizzatore, stante il potenziale annacquamento del carattere distintivo di esso. T. Roma, 09-01-2004 in Giur. it., 2004, 1903.
Ancora, la norma prevede che sia illecito l’uso di un marchio notorio altrui anche semplicemente se da detto uso il marchio protetto possa subire un danno.
E’ il caso classico dell’uso del marchio per prodotti o per tipi di servizi che possano far ingenerare nel pubblico la convinzione che il marchio notorio sia utilizzato per commercializzare prodotti di scadente fattura o per servizi di dubbia moralità o che possa giungere a “volgarizzare” il marchio notorio, nel senso di far insorgere un modo di percepire il marchio, da parte del pubblico, non già come segno distintivo di un prodotto, ma proprio come denominazione generica del prodotto stesso.
Come noto, il fenomeno della volgarizzazione del marchio può determinare la decadenza del marchio stesso.

Una recentissima decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito altre importanti precisazioni in merito alla somiglianza tra marchi e il possibile rischio di confusione tra gli stessi.
Richiesta di pronunciarsi sull’annullamento di una sentenza emessa nel maggio 2009 dal Tribunale di primo grado nella causa T-185/07 a favore della registrazione del marchio CK Creationes Kennya quale marchio comunitario, la Corte ha escluso la possibilità di confusione tra questo e il ben più noto marchio CK Calvin Klein, ricorrente.
Sebbene la nota casa americana lamentasse che la registrazione del marchio CK Creationes Kennya anche per la classe merceologica abbigliamento, scarpe e pelletteria potesse generare confusione e dunque dovesse essere vietata, i Giudici comunitari ne hanno escluso il rischio, confermando l’ammissibilità della registrazione di detto marchio.
La Corte di Giustizia ha confermato il principio generale già espresso dal Tribunale di primo grado, secondo cui “…la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei marchi in esame, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.”.
A parere di Giudici tra i marchi in questione esiste una chiara e ben percepibile distinzione, fonetica e visiva; in particolare, le lettere CK, mentre campeggiano chiaramente nel marchio d’oltre oceano, caratterizzandolo, sono semplicemente una componente del marchio CK Creationes Kennya, in cui tutte le parole dominano l’insieme del marchio.
Infine, la Corte ricorda che la somiglianza tra marchi deve essere valutata con riguardo al consumatore medio, con riferimento unicamente alle caratteristiche intrinseche dei marchi stessi e che in mancanza di somiglianza effettiva tra il marchio anteriore e quello di cui si richiede la registrazione, la sola somiglianza dei prodotti e/o dei servizi considerati non sono sufficienti a far ritenere la sussistenza del concreto rischio di confusione.

Avvocato Enrico Candiani - Avvocato Lorena Uboldi