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Con la sentenza nella causa C- 235/09 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il divieto di contraffazione disposto da un giudice nazionale operante in veste di Tribunale dei marchi comunitari si estende, in linea di principio, all’intero territorio dell’Unione.

La vicenda da cui è sorta la necessità di interrogare la CEDU è nata dall’azione giudiziaria intentata dalla società francese Chronopost SA la quale lamentava la contraffazione del proprio marchio comunitario e francese “Webshipping” da parte della nota azienda DHL Express.

All’esito del primo grado di giudizio, DHL express veniva condannata per contraffazione ma solo con riferimento al diritto di marchio francese.

La Corte d’Appello di Parigi confermava la pronuncia, respingendo tuttavia la richiesta della Chronopost a che gli effetti del divieto all’uso del marchio contraffatto fossero estesi a tutto il territorio dell’Unione.
In merito a tale questione, la Corte di Cassazione - adita incidentalmente dalla Chronopost - ha reputato necessario interrogare la Corte di Giustizia.

In premessa v’è da ricordare che il regolamento del marchio comunitario n. 40/1994 (recentemente sostituito con il regolamento 207/2009) ha istituito un regime comunitario dei marchi tale per cui le imprese registranti marchi comunitari beneficiano di una protezione uniforme per tutto il territorio dell’Unione, protezione poi nel concreto assicurata dall’azione dei tribunali dei marchi comunitari ad hoc designati da ogni stato membro all’interno del proprio territorio. Con tale normativa si è quindi superato il principio di territorialità nazionale in quanto - come si è visto - il regolamento dei marchi comunitari considera quale campo di applicazione non più i singoli stati ma l’intera Comunità Europea.

A mente di quanto premesso, la Corte ha potuto così legittimamente dichiarare che un divieto disposto da un giudice nazionale operante in veste di Tribunale dei marchi comunitari si estende, in linea di principio, all’intero territorio dell’Unione e ciò sulla base sia della competenza territoriale del Tribunale che del diritto esclusivo in ambito Comunitario vantato dal titolare del marchio comunitario.

Fa eccezione a questa statuizione il caso in cui un Tribunale dei marchi comunitari constati che gli atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione siano limitati ad unico stato membro od una parte del territorio dell’Unione: ove si integri una circostanza di tale specie, il Tribunale dovrà limitare la portata territoriale del divieto, in quanto il diritto esclusivo del titolare del marchio comunitario viene conferito affinchè il marchio sia in grado di adempiere le funzioni sue proprie, e pertanto l’esercizio del diritto di esclusiva potrà trovare effettiva protezione solo ed esclusivamente nei casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo effettivamente pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio.

Per conseguenza, la Corte precisa che l’efficacia del provvedimento di divieto all’uso del marchio contraffatto si estende ad altri stati membri diversi da quelli cui appartiene il Giudice che ha emesso il provvedimento stesso, sempreché la violazione del diritto di marchio si sia estesa anche ad altri stati membri.

Nel concreto il giudice del diverso stato membro dovrà riconoscere e far eseguire la decisione del tribunale dei marchi accompagnata da misure coercitive secondo le regole e le modalità previste dal proprio diritto interno.
Nel caso poi in cui il diritto dello stato membro non preveda misure coercitive analoghe a quelle disposte dal Tribunale dei marchi comunitari dello stato membro che ha pronunciato il divieto, il Tribunale adito per realizzare l’obiettivo di repressione dovrà far ricorso alle pertinenti disposizioni della propria legislazione interna.
Alla luce di quanto sopra appare quindi evidente l’intento della CEDU di rendere effettivo quel che sulla carta è già pienamente riconosciuto ovvero l’esistenza di uno spazio di tutela per il marchio a livello comunitario.

Dott. Marco Reguzzoni